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11 de Maio de 2021

4 Formas de Perder a Marca Registrada

Eduardo Bauer, Advogado
Publicado por Eduardo Bauer
ano passado


Recebo muitas perguntas no sentido de "como registro minha marca?" ou "como protejo minha marca registrada?", mas poucos empreendedores perguntam se há como perder os direitos de uma marca já registrada.

Assim, vamos direto ao ponto! A Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei Federal nº 9.279 de 1996) determina em seu artigo 142 as hipóteses de extinção do registro. São elas:

  1. Fim da validade do registro;
  2. Renúncia total ou parcial;
  3. Caducidade (falta de uso);
  4. Não cumprimento do artigo 217 da LPI.

Agora que você já sabe quais as formas, vejamos de forma detalhada cada um desses motivos.


1. Fim da validade do registro.

Inicialmente, reitero o que já falei diversas vezes nesse espaço: a única forma de obter um registro de marca é por meio de processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse é o órgão responsável por analisar e aprovar, ou negar, os pedidos de registro de marca no Brasil.

O registro da empresa em Junta Comercial do Estado NÃO GARANTE qualquer proteção ao sinal ou conjunto marcário escolhido para representar produtos ou serviços de uma empresa.

De acordo com as estatísticas da autarquia federal, desde de 2019 há uma média mensal de mais 17 mil depósitos de pedidos de registro, o que significa dizer que o empreendedor tem a cada mês 17 mil chances A MENOS de registrar a sua marca.

Porém o registro é apenas um dos passos da proteção de marcas, uma vez que com a concessão desse registro o titular da marca possui os direitos de proteção pelo prazo de 10 anos, renováveis por quantos períodos de 10 anos quiser. Basta que no último ano de validade do registro o titular arque com a taxa de renovação do registro de marca no INPI.

No entanto, diversos empreendedores deixam esse prazo passar, ou simplesmente não desejam renovar o registro, e essa é a primeira causa de extinção do registro da marca e perda dos direitos de proteção, sendo a mais comum de ocorrer entre os pequenos e médios empreendimentos.

2. Renúncia, total ou parcial, dos produtos ou serviços representados pela marca.

A segunda forma de extinção dos direitos de proteção da marca registrada é a renúncia, essa que pode ser total ou parcial.

Isto é, quando o titular da marca não tem mais interesse em proteger sua marca para determinados tipos de serviços ou produtos, pode peticionar no INPI informando a renúncia daquele registro, de forma parcial ou total.

Aqui é importante destacar que uma marca depositada no INPI visa proteger determinados tipos de serviços ou produtos que são divididos em Classes de acordo com a Classificação Internacional de Nice (NCL). Dentro dessas classes existem determinados ramos de atuação que podem ser assinalados (um ou mais, entenda melhor: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas).

Com a renúncia, parcial ou total, novos pedidos de registro de marcas naquelas classes serão admitidos e não serão barrados automaticamente pelo INPI. Não se trata de uma forma muito comum de extinção de registro, porém é importante assinalar sua possibilidade.

3. Caducidade. Ou simplesmente: falta de uso.

O nome pode parecer estranho, mas podemos simplificar essa situação com a falta de uso da marca registrada.

A caducidade é abordada no artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial e possui algumas particularidades. O registro caduca, por requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no INPI, se, após 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos.

Ainda há a hipótese do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos com alguma modificação que implique alteração do seu caráter original. Ou seja, toda atualização/modificação da marca, se for significativa, deve ser alvo de um novo pedido de registro.

Nesse tópico é importante destacar que se o titular do registro da marca justificar no processo de caducidade o desuso por razões legítimas ou comprovar seu uso, ainda que mínimo, não poderá se falar em extinção do registro por essa causa.

Pode se dizer que essa é uma das formas mais frequentes de extinção do registro da marca. Entretanto, por depender de protocolo de pedido no INPI vemos ocorrendo mais em casos de empresas que possuem representantes legais especialistas no ramo do Direito da Propriedade Industrial e que realizam um monitoramento constante das marcas correlacionadas.

4. Pelo não cumprimento do artigo 217 da LPI.

A última hipótese de extinção do registro da marca encontra-se no artigo 217 da LPI, vejamos:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
[...]
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Resumindo, quem reside no exterior e possui alguma marca registrada deve nomear e manter um procurador legal domiciliado no Brasil para representação administrativa e judicial, inclusive com poderes para recebimento de citações.

Confesso que, particularmente, não observo muitos casos ocorrendo nessa situação. Porém, vejo que se trata de uma determinação importante, uma vez que muitas marcas são registradas no Brasil e seus detentores residem em outros países, ou são empresas de outros países que possuem negócios no território brasileiro , fazendo com que seja necessária a existência de um representante legal para discussões envolvendo a marca devidamente registrada.

Caso contrário, estamos falando de marcas com titulares "intocáveis" pelo simples fato de não residirem em território nacional.


Esses são os motivos legais que levam a perda dos direitos de proteção da marca, você já tinha conhecimento? Deixa um comentário e compartilha esse texto!


Eduardo Bauer, advogado.

eduardo@eduardobauer.com.br

www.eduardobauer.com.br

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